Rechtserhaltende Benutzung von Marken – Wie wichtig ist die richtige Benutzung Ihrer Marke und kann eine Nichtbenutzung zur Markenlöschung führen?

Zum Verständnis – Eintragung vs. Benutzung einer Marke

Marken können unter bestimmten Voraussetzungen geschützt werden, um Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen voneinander zu unterscheiden. Dieser Schutz entsteht u.a. durch die Eintragung in ein vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführtes Register.^[1]

Jedoch muss eine Marke nach Eintragung nicht auch tatsächlich am Markt benutzt werden. Hierbei wird dem Inhaber der Marke eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren eingeräumt. Vor Ablauf dieser Schonfrist ist es allerdings notwendig, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt wird.^[2] Nur so können die Rechte an der Marke erhalten bleiben und Ansprüche gegenüber Dritten bei einer möglichen Markenrechtsverletzung geltend gemacht werden.

Die rechtserhaltende Nutzung einer Marke soll darüber hinaus verhindern, dass Marken nur „auf Vorrat“ eingetragen werden, um bspw. eine Nutzung durch Dritte zu verhindern.

Wann gilt eine Marke als ernsthaft rechtserhaltend benutzt?

Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn sie für die Kennzeichnung oder Bewerbung der Waren oder Dienstleistungen eingesetzt wird, für die sie in einem beim DPMA eingetragen wurde.

Konkret geht es dabei unter anderem um:

• die Verwendung einer Marke als Warenkennzeichen oder Dienstleistungskennzeichen, bspw. auf Verpackungen zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von anderen Unternehmen^[3][4],
• die Bewerbung von Waren oder Dienstleistungen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Printmedien, Online-Plattformen, Social-Media-Kanälen etc.,
• die wirtschaftliche Relevanz einer Marke, d. h. das Erzielen eines Absatzes sowie Umsatzes,
• das Gewinnen oder Sichern von Marktanteilen^[5].

Nicht ausreichend ist es, wenn:

• die Marke ausschließlich als Unternehmenskennzeichen verwendet wird und keine konkreten Waren oder Dienstleistungen damit gemeint ist,
• die Marke „nicht markenmäßig“ benutzt wird, d. h. rein dekorativ gebraucht wird^[6],
• die Waren oder Dienstleistungen, die unter der entsprechenden Marke registriert sind, kostenlos vertrieben werden, d. h. als Werbegeschenke o. ä.^[7].

Demnach muss die Nutzung einer Marke auch stets über die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werden können. Als mögliche Benutzungsnachweise gelten Kataloge, Werbeschreiben, Geschäftsschreiben, Fotos, Angebote, Rechnungen sowie andere geschäftliche Unterlagen.

Welche Konsequenzen hat die nicht rechtserhaltenden Benutzung einer Marke?

Die Konsequenzen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Ob eine Marke im Sinne des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen^[8] rechtserhaltend benutzt wurde, ist immer eine Rechtsfrage, die nicht allgemeingültig beantwortet werden kann.^[9]

Im schlimmsten Fall kann jedoch eine nicht benutzte Marke nach Ablauf der Benutzungsschonungsfrist von 5 Jahren – sowie nach jedem weiteren Zeitraum der Nichtbenutzung von 5 Jahren – auf Antrag Dritter gelöscht werden.^[10]

Ist die Benutzung der unter einer Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleitungen auf einen Zeitraum von bspw. nur einem Jahr beschränkt und kehrt dieser Nutzungszeitraum aller 3 Jahre wieder, so gilt dies als sporadische Nutzung der Marke. Auch diese zeitweise bzw. sporadische Nutzung einer Marke wird als rechtserhaltende Benutzung anerkannt.

Wichtig ist jedoch, dass es dabei zu keiner Scheinbenutzung kommt und auch nicht einen solchen Eindruck erweckt.

Modernisierung einer Marke als Sonderfall

Was wenn Form und bzw. oder Schrift einer Marke im Zuge einer Modernisierung, Anpassung oder Erweiterung verändert werden? Dann kommt es auch hierbei zu Einzelfallentscheidungen. Ein Erhalt der Marke ist umso wahrscheinlicher, je geringfügiger die Veränderungen – die sogenannten „Facelifts“ – ausfallen. Die Marke muss noch erkennbar sein, ihr Charakter erhalten geblieben.

Von einer rechtserhaltenden Benutzung wird hierbei weiterhin ausgegangenen, wenn die Marke noch erkennbar ist, d.h. wenn der Charakter der Marke erhalten geblieben ist.^[11]

Der Charakter einer Marke bleibt in der Regel weiterhin erhalten, bei:

• bloßer Änderung der Schriftart oder Schriftfarbe,
• einem Wechsel zwischen Groß- und Kleinschrift,
• Veränderungen graphischer Bestandteile, die weder eine eigene kennzeichnende Bedeutung aufweisen noch ein neues, eigenständiges Bild entstehen lassen.

Dass die Nutzung einer Marke in veränderter Form jedoch stets Risiken birgt, zeigt das Fallbeispiel zur registrierten Wortmarke „Dorzo“. Hierbei hat der Bundesgerichtshof die rechtserhaltende Benutzung verneint, weil diese ausschließlich in der Kombination mit weiteren Zusätzen (z. B. durch Textergänzungen „Dorzo-VisionÒ“ bzw. „Dorzo-CompÒ“) verwendet worden sei.

Damit weicht die Nutzung im Ergebnis von der registrierten Form ab. Außerdem wurde argumentiert, dass die angesprochene Zielgruppe bzw. die Verbraucher die Verbindung der Wortmarke mit den unterschiedlichen Textergänzungen als einheitliches Kennzeichen wahrnehmen.^[12]

Der Fall Bic Mac

Im Januar 2019 hat McDonald’s die Marke „Big Mac“ vorläufig für die Europäische Union verloren – Grund dafür ist ein Konflikt zwischen McDonald’s und der irischen Fast-Food-Restaurantkette Supermac. McDonald’s ist gegen die Marke Supermac aufgrund der hohen Ähnlichkeit zum allseits bekannten Big Mac vorgegangen. Die Beweise, die McDonald’s vorlegte, waren nicht ausreichend, um eine ernsthafte rechtserhaltende Benutzung des Markennamens für alle Dienstleistungen und Waren nachzuweisen, für die die Marke registriert war.

Deshalb veranlasste das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum rückwirkend zum April 2017 die Löschung der Unionsmarke „Big Mac“.^[13] McDonalds legte gegen das Urteil Beschwerde ein. Das Urteil zum Verfall ist auch heute, im Februar 2023, noch nicht rechtskräftig, die Löschung der europäischen Marke noch ausstehend. Der Fall um die Marke Big Mac zeigt, wie wichtig es ist, Marken passend für die Leistungen und Produkte, die man tatsächlich anbietet, zu registrieren und zu nutzen.