Rechtserhaltende Benutzung von Marken – Wie wichtig ist die richtige Benutzung Ihrer Marke und kann eine Nichtbenutzung zur Markenlöschung führen?

16. Juli 2020

Zum Verständnis – Eintragung vs. Benutzung einer Marke

Marken können unter bestimmten Voraussetzungen geschützt werden, um Waren und Dienstleistungen unterschiedlicher Unternehmen voneinander zu unterscheiden. Dieser Schutz entsteht u.a. durch die Eintragung in ein vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführtes Register (§ 4 Nr. 1 MarkenG).

Jedoch muss eine Marke nach Eintragung nicht auch tatsächlich im Markt benutzt werden. Hierbei wird dem Inhaber der Marke eine Benutzungsschonfrist von 5 Jahren eingeräumt. Vor Ablauf dieser Schonfrist ist es allerdings notwendig, dass die Marke im geschäftlichen Verkehr von ihrem Inhaber für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt wird (§ 25 und § 26 MarkenG). Nur so können die Rechte an der Marke erhalten bleiben und Ansprüche gegenüber Dritten bei einer möglichen Markenrechtsverletzung geltend gemacht werden.

Diese rechtserhaltende Nutzung einer Marke soll darüber hinaus verhindern, dass Marken nur „auf Verdacht“ eingetragen werden, um bspw. eine Nutzung durch Dritte zu verhindern.

Wann gilt eine Marke als ernsthaft rechtserhaltend benutzt?

Eine Marke wird rechtserhaltend benutzt, wenn sie für die Kennzeichnung oder Bewerbung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie in einem beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) entsprechenden Register von ihrem Inhaber eingetragen wurde, in ernsthaftem Umfang eingesetzt wird.

Konkret geht es dabei u.a. um:

die Verwendung einer Marke als Warenkennzeichen oder Dienstleistungskennzeichen, bspw. auf Verpackungen zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen (vgl. BGH, Urteil vom 31.05.2012 – I ZR 135/10, Rz 22 – ZAPPA mwNw; vgl. EuGH Slg. 2007, I-704 Rdnr. 21 – Céline),
die Bewerbung von Waren oder Dienstleistungen über verschiedene Kommunikationskanäle wie Printmedien, Online-Plattformen etc.,
die wirtschaftliche Relevanz einer Marke, d. h. das Erzielen eines Absatzes sowie Umsatzes,
das Gewinnen oder Sichern von Marktanteilen (BGH, Urteil v. 25.04.2012 – I ZR 156/10 – Orion).

Eine nicht ernsthaft rechtserhaltende Benutzung einer Marke liegt beispielsweise vor, wenn:

die Marke ausschließlich als Unternehmeskennzeichen verwendet wird und keine konkrete Ware oder Dienstleistung damit gemeint ist,
die Marke nicht markenmäßig benutzt wird, d. h. rein dekorativ gebraucht wird (OLG Frankfurt v. 20.07.2017 – 6 U 149/16 – provadis),
die Waren oder Dienstleistungen, die unter der entsprechenden Marke registriert sind, kostenlos vertrieben werden, d. h. als Werbegeschenke o. ä. (EuGH, Urteil v. 15.01.2009, C-459/07 – Silberquelle GmbH / Maselli-Strickmode GmbH).

Demnach muss die Nutzung einer Marke auch stets über die Vorlage von Dokumenten nachgewiesen werden können. Als mögliche Benutzungsnachweise gelten Kataloge, Werbeschreiben, Geschäftsschreiben, Fotos, Angebote, Rechnungen sowie andere gewerbliche Unterlagen.

Konsequenzen einer nicht rechtserhaltenden Benutzung einer Marke

Die Konsequenzen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. Ob eine Marke im Sinne des Gesetzes über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz – MarkenG) rechtserhaltend benutzt wurde, ist immer eine Rechtsfrage (§ 46 MarkenG).

Im schlimmsten Fall kann jedoch eine nicht benutzte Marke nach Ablauf der beschriebenen Schonungsfrist von 5 Jahren – sowie nach jedem weiteren Zeitraum der Nichtbenutzung von 5 Jahren – auf Antrag Dritter wegen Verfalls gelöscht werden (§ 46 MarkenG).

Modernisierung einer Marke als Sonderfall

Was wenn Form und/oder Schrift einer Marke im Zuge einer Modernisierung, Anpassung oder Erweiterung verändert wird? Dann kommt es auch hierbei zu Einzelfallentscheidungen, wobei ein Erhalt der Marke umso wahrscheinlicher ist, je geringfügiger die Veränderungen – die sogenannten „Facelifts“ – ausfallen.

Von einer rechtserhaltenden Benutzung wird hierbei weiterhin ausgegangenen, wenn die Marke noch erkennbar ist, d.h. wenn der Charakter der Marke erhalten geblieben ist (EuGH, Urteil vom 25.10.2012, Az. C-553/11).

Der Charakter einer Marke bleibt in der Regel weiterhin erhalten, bei:

bloße Änderung der Schriftart oder -farbe,
einem Wechsel zwischen Groß- und Kleinschrift,
Veränderungen graphischer Bestandteile, die weder eine eigene kennzeichnende Bedeutung aufweisen noch ein neues, eigenständiges Bild entstehen lassen.

Dass die Nutzung einer Marke in veränderter Form jedoch stets Risiken birgt, zeigt das Fallbeispiel zur registrierten Wortmarke „Dorzo“. Hierbei hat der Bundesgerichtshof (BGH) die rechtserhaltende Benutzung verneint, weil diese ausschließlich in der Kombination mit weiteren Zusätzen (z. B. durch Textergänzungen „Dorzo-VisionÒ“ bzw. „Dorzo-CompÒ“) verwendet worden sei.

Damit weicht die Nutzung im Ergebnis von der registrierten Form ab. Weiterhin wurde argumentiert, dass die angesprochene Zielgruppe bzw. die Verbraucher die Verbindung der Wortmarke mit den unterschiedlichen Textergänzungen als einheitliches Kennzeichen wahrnehmen (BGH, Beschluss v. 11.05.2017, Az. I ZB 6/16).

Funfact & Praxistipp

Im Januar 2019 hat Mc Donald’s die Marke „Bis Mac“ vorläufig für die Europäische Union verloren – Grund dafür ist ein Konflikt zwischen Mc Donald’s und der Kette Supermac. Mc Donald’s fechtete die Marke Supermac aufgrund der hohen Ähnlichkeit zwischen Big Mac und Supermac an. Daraufhin wehrte sich Supermac und forderte einen Nutzungsnachweis der Marke Big Mac an. Mc Donald’s war nicht in der Lage eine ernsthaft rechtserhaltende Benutzung des Markennamens nachzuweisen.

Das Urteil zum Verfall der Marke Big Mac aufgrund einer nicht ernsthaften Markennutzung ist nur vorrübergehend, da Mc Donald’s noch die Möglichkeit eines Widerspruches hat.

Ist die Benutzung der unter einer Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleitungen auf einen Zeitraum von bspw. nur einem Jahr beschränkt und kehrt dieser Nutzungszeitraum aller 3 Jahre wieder, so gilt dies als sporadische Nutzung der Marke. Auch diese zeitweise bzw. sporadische Nutzung einer Marke wird als rechtserhaltende Benutzung anerkannt.

Wichtig ist jedoch, dass es dabei zu keiner Scheinbenutzung kommt und auch nicht einen solchen Eindruck erweckt.

Fazit

Die korrekte und umfassende Benutzung Ihrer Marke ist für deren Rechtskraft zwingend erforderlich. Nur so stellen Sie sicher, dass Sie aus Ihrer Marke im Ernstfall auch aktiv gegen Markenverletzer vorgehen können.

Gleichwohl stellt die sog. „Einrede der Nichtbenutzung“ in markenrechtlichen Streitigkeiten gegenüber einem Angreifer ein effektives Verteidigungsmittel dar, das stets berücksichtigt werden sollte. Denn für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung trägt letztlich der Angreifer die Darlegungs- und Beweislast.

Damit Sie auf der richtigen Seite stehen und sich bei der Markenanmeldung sicher sein können, beraten wir Sie gern umfassend und umfangreich.